Registrazione del marchio di un e-commerce: come farla e perché

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Di Floriana Capone /

illustrazione di Francesco Zorzi

Registrazione del marchio di un e-commerce: come farla e perché

Ti stai chiedendo a cosa serva registrare un marchio di un e-commerce? Vuoi tutelare il tuo logo ma non sai come procedere? Il marchio è un segno che distingue i servizi e i prodotti di un’azienda da quelli dei competitor.

La sua funzione è quella di rappresentare i valori del brand veicolando un messaggio ben preciso. Se pensiamo a marchi come Coca Cola, Nike o Armani ci rendiamo conto che ognuno di essi non rappresenta solo un prodotto, ma un insieme di valori. 

Questi ultimi sono stati costruiti nel tempo con la comunicazione, le pratiche commerciali e il marketing e hanno acquisito un’importanza enorme anche a livello economico. Per cui, tutelare il tuo marchio serve per preservare l’identità della tua attività commerciale ed evitarne un uso improprio.

A cosa serve la registrazione di un marchio

La registrazione del marchio nell’e-commerce ti permette di averne l’uso esclusivo, in modo che i tuoi concorrenti non possano sfruttarlo in modo illecito o per trarne vantaggio.

Secondo la normativa, i segni registrabili sono:

  • marchio verbale o denominativo (parole)
  • marchio figurativo (disegni)
  • marchio sonoro (suoni)
  • marchio di forma (forma del prodotto o della confezione)
  • combinazioni e tonalità cromatiche.

In particolare, nel caso dell’e-commerce, puoi registrare:

  • il tuo logo come marchio figurativo
  • il nome dell’e-commerce e il nome del dominio come marchio denominativo
  • il marchio verbale come claim o payoff.

La registrazione del marchio quindi ti dà diritto a utilizzare il tuo logo sui prodotti e gli imballaggi, vendere prodotti o servizi brandizzati, utilizzare il tuo segno nelle Ads e nella pubblicità offline.

È importante sottolineare che il marchio ha una tutela territoriale, quindi si può registrare in Italia, in uno stato estero, tutelarlo a livello europeo o registrarlo a livello internazionale.

In questo articolo ti parlerò dell’importanza di avere un marchio registrato e ti spiegherò tutte le procedure per registrare il marchio del tuo e-commerce in Italia.  

Requisiti del marchio

Prima di procedere alla registrazione del marchio, è necessario verificare che abbia le caratteristiche previste dalla normativa:

  • Novità (articolo 12 CPI): può essere registrato solo se non esistono già marchi identici, o simili, relativi agli stessi prodotti o servizi. 

Non deve essere simile a segni molto noti.

  • Capacità distintiva (articolo 13 CPI): non deve essere scambiato per altri segni e le sue caratteristiche devono evidenziare il legame con il prodotto e il servizio che rappresenta. 
  • Liceità (articolo 14 CPI): secondo la normativa un marchio deve rispettare il diritto d’autore, di proprietà industriale e altri diritti di terzi. 

Inoltre non deve contenere espressioni volgari o simboli considerati illeciti.

  • Verità del segno (articolo 14 CPI): deve essere trasparente sulla provenienza, sulla natura e sulla qualità del prodotto senza che il consumatore possa avere dubbi o possa interpretarlo in maniera diversa.  

Nel caso il marchio sia contrario alla legge, non sia veritiero e non rispetti il buon costume o l’ordine pubblico non può essere depositato.

Quando registrare un marchio: la ricerca di anteriorità 

Prima di avviare la procedura per la registrazione del marchio è bene verificare che abbia i requisiti richiesti dalla normativa e cioè che sia nuovo, distintivo, lecito e veritiero.

La ricerca di anteriorità serve per verificare:

  • la registrabilità del marchio
  • l’originalità del marchio.

Questo passaggio è fondamentale e prevede una ricerca all’interno di banche dati dedicate proprio ai loghi e ai marchi, in modo che tu non corra il rischio di contestazioni dopo l’uso.

La classificazione di Nizza: a che categoria appartengono i prodotti o i servizi che vendi?

Quando si deposita un marchio d’impresa va indicata la classe merceologica a cui associarlo in base alla Classificazione di Nizza.

La Classificazione Internazionale di Nizza prevede 45 classi di prodotti e servizi, suddivise in 34 classi di prodotti ed 11 classi di servizi. 

All’interno di ogni categoria sono inclusi diversi tipi di prodotti e servizi. Altrimenti la tutela del marchio si applica esclusivamente alla categoria merceologica indicata. 

Ti faccio un esempio: Vuoi registrare un marchio d’abbigliamento?

Allora la tua categoria merceologica sarà la numero 25. Mentre se desideri occuparti anche della vendita di merletti e ricami, dovrai aggiungere anche la categoria numero 26.

È comunque possibile indicare più classi merceologiche nella stessa domanda, considerando che il costo del deposito dipende dal numero delle classi di interesse scelte. Per questo motivo il mio consiglio è di attenersi alle categorie di interesse, presenti e future. Dove registrare il marchio.

La procedura di registrazione del marchio può essere presentata in diversi modi.

Puoi gestirla personalmente attraverso la Camera di Commercio o inviarla in modalità telematica sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Meglio rivolgersi a un avvocato per la registrazione del marchio, in modo che ti aiuti a individuare la categoria merceologica per il tuo prodotto o servizio e si occupi di tutta la procedura.

Come registrare marchio alla Camera di Commercio

Per registrare il marchio sul territorio italiano è possibile inoltrare la domanda presso la camera di commercio.

La documentazione deve essere depositata in formato cartaceo e può essere presentata in due modalità:

  • recandosi personalmente presso gli uffici territoriali della Camera di Commercio
  • inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le spese per la registrazione comprendono i diritti di segreteria (40,00 euro), l’imposta di bollo (16,00 euro) e il costo per ogni classe merceologica che intendi inserire (101,00 euro per la prima classe e 34,00 euro per le classi successive). 

La registrazione del marchio online

In alternativa, è possibile registrare il marchio online, con la modalità fast-track. La procedura va gestita dal sito del Ministero per lo Sviluppo Economico, alla sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

In questo caso, prima di inviare la domanda è necessario:

  • iscriversi ai servizi telematici,
  • avere la firma digitale (PEC),
  • acquistare una marca da bollo di 42 euro.

Per completare la procedura, dovrai caricare il file con il marchio sul sito e completare la procedura di registrazione sul sito dell’UIBM.

Il deposito del marchio quanto dura? 

Molti non sanno che la protezione del marchio dura dieci anni, dopo i quali va rinnovata per non perdere i diritti. La procedura di rinnovo può essere fatta nei dodici mesi che precedono la scadenza ed entro e non oltre i 6 mesi successivi (in questo caso è prevista una mora). 

Altrimenti si dovrà iniziare l’iter di registrazione del marchio dall’inizio.

Quando si rinnova un marchio non è possibile apportare alcuna modifica a livello grafico né aumentare il numero delle classi che, invece, possono essere ridotte. 

I diritti del titolare di un marchio, caso studio: l’utilizzo del marchio altrui nelle Google Ads

Registrare il proprio marchio serve a tutelarlo anche dal suo utilizzo da parte dei concorrenti. Si può utilizzare un marchio altrui come keyword negli annunci pubblicitari?

Inserire un marchio concorrente nella keyword advertising o link sponsorizzato è vietato e si rischiano sanzioni per concorrenza sleale o uso improprio del marchio altrui.

Secondo i giudici, infatti, è vietato utilizzare il marchio altrui sui motori di ricerca in alcuni casi:

  • se non si ha l’autorizzazione del proprietario del marchio o dei suoi licenziatari
  • quando compromette le funzioni del marchio
  • nel momento in cui compromette la comprensione sulla provenienza dei servizi o prodotti e confonde l’utente
  • se intacca la sua notorietà.

Insomma, utilizzare il marchio altrui nelle attività di keyword advertising o link sponsorizzato viene considerato una violazione del marchio qualora si intenda sfruttare la notorietà del marchio e nel momento in cui confonda gli utenti sulla provenienza dell’annuncio. 

I motori di ricerca non controllano gli annunci per cui spetta al proprietario del marchio segnalare eventuali violazioni. 

In questi casi il titolare può vietare l’utilizzo del proprio marchio al concorrente.

Registrazione marchio: quanto costa?

Tutelare il marchio nell’e-commerce è necessario per distinguerti dalla concorrenza e rendere unici i valori che il tuo brand trasmette. Procedendo alla registrazione del marchio, il titolare sarà l’unico a poterlo utilizzare e a poter sfruttare i vantaggi che questo comporta, sia in termini economici che di fidelizzazione. 

Come ti ho anticipato, la registrazione del marchio alla Camera di Commercio parte dai 157 euro per una classe di appartenenza, mentre la registrazione del marchio online parte dai 143. 

Queste spese comprendono solo l’invio della documentazione.

Affidare la procedura di registrazione del tuo marchio a un avvocato va da 150 euro per l’analisi della fattibilità fino a 400 euro per la registrazione. 

Un avvocato specializzato nell’e-commerce, però, può aiutarti in tutte le fasi di registrazione del marchio: dalla definizione delle categorie merceologiche per cui tutelare il tuo marchio, alla ricerca di anteriorità, fino alla difesa presso l’UIBM in caso di rigetto della domanda.

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Floriana Capone

Floriana Capone

Avvocato dell’E-commerce - EcommerceLegale.it

Esperta in diritto digitale, mi occupo di contratti per e-commerce e altre attività digitali, compliance legale dei siti web, adeguamento alla normativa e-commerce e GDPR, registrazione marchi.

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